近期笔者在处理一起商标抢注案件，由于涉案商标申请的商品和权利人在先注册和使用的商标所指定的商品有所区别，需要在申请人的恶意上做更多挖掘。在调查和分析案情时，笔者发现商标申请人虽然并非经过备案的商标代理机构，但其在官网介绍中明确提到其提供知识产权服务，同时申请人的一家全资子公司为经过备案的商标代理机构。这种情况下，本案是否可以适用《商标法》第十九条第四款的规定呢？

 

商标法十九条第四款的立法背景

为了规范商标代理机构的行为、保护委托人的利益，我国商标法在2013年修改时增加了关于代理机构义务的第十九条规定。其中，为防止商标代理机构利用其业务上的优势恶意抢注他人商标牟利，在第十九条第四款中规定,“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”。

 

但对于2013年《商标法》第十九条第四款的具体适用情形，仅在2014年《商标法实施条例》第八十七条中有所规定，仅明确“商标代理机构申请注册或者受让其代理服务以外的其他商标，商标局不予受理”，但并未将第十九条第四款纳入异议和无效宣告程序的主张依据中。在2019年4月对《商标法》的修改中，对该款规定的法律适用进行了完善，分别在第三十三条和第四十四条一款的条文中增加了对第十九条第四款的规定，任何人可以依据第十九条第四款提起异议或无效宣告申请。

 

商标代理机构的认定

根据《商标法实施条例》第八十四条第一款的规定，商标法所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。同时，第八十四条第二款规定商标代理机构从事商标局、商标评审委员会主管的商标事宜代理业务的，应当按规定向商标局备案。

 

从上述规定来看，对于在商标局备案的服务机构和律师事务所，显然毋庸置疑属于商标代理机构的范畴。但对于未办理备案的服务机构和律师事务所而言，则需要区别不同的情况进行判断。

 

首先，从《商标法实施条例》的规定来看，是否备案仅仅是否能从事商标局、商标评审委员会主管的商标事宜代理业务的条件，而商标代理业务的范畴显然不仅如此。因此，即使未在商标局备案，但如果涉案服务机构的营业执照中的经营范围中含有“商标代理”、“知识产权代理”或“知识产权服务”项目，应判定为商标代理机构。

 

其次，对于没有备案且经营范围不包括商标代理业务的服务机构而言，如果其实际从事商标代理业务，是否应当认定为商标代理机构？对此，北京市高级人民法院在2019年4月发布的《商标授权确权行政案件审理指南》中给予了肯定的答案。根据《审理指南》第14.1条的规定：虽未备案但实际从事商标代理业务的主体属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”，一般工商营业执照记载的经营事项不能作为排除认定“商标代理机构”的依据。

 

值得注意的是，由于实际从事商标代理业务的主体可以认定为商标代理机构，因此对于商标代理业务的范围的界定尤为重要。北京高院在《商标授权确权行政案件审理指南》中同样对商标代理业务进行了界定。根据《审理指南》第14.2条，“接受委托人的委托，以委托人的名义办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜，包括代理商标注册申请、变更、续展、转让、异议、撤销、评审、侵权投诉，提供商标法律咨询、担任商标法律顾问、代理其他有关商标事务等，属于商标代理业务”。

 

最后，对于未备案律师事务所而言，判断起来则要更加复杂。律师事务所未经备案无法从事国知局主管的商标申请和评审事务，但其依然可以从事提供商标相关的诉讼、仲裁、调查、咨询、顾问等服务。在《商标授权确权行政案件审理指南》中，虽然没有将商标侵权调查、行政复议、商标确权授权诉讼、商标侵权诉讼、商标纠纷调解和仲裁等事务进行列举，但无法排除前述事务被纳入“代理其他有关商标事务”的可能。同时，在国家工商行政管理总局、司法部在2012年11月6日印发《律师事务所从事商标代理业务管理办法》的第五条[i]中，列举了八项商标代理业务，基本覆盖了律师事务所可以从事的商标业务的所有类型。结合这些规定来看，即使律师事务所未进行备案，但如果其提供的法律服务中包括商标相关的法律服务，同样可认定属于商标代理机构，受到第十九条第四款的约束。但笔者认为在具体考量是否违反第十九条第四款规定时，还是应该立足于该条款的立法宗旨，对律师事务所是出于自身业务需要还是不当利用专业优势实施商标抢注进行妥善考量，不能矫枉过正。

 

第十九条第四款的适用

首先，依据2019年《商标法》四十四条第一款，依据第十九条第四款提出无效宣告申请，不受五年期间的限制。但因为第十九条第四款是2013年《商标法》修改中新增加的条款，对2013年《商标法》修改生效前注册的商标不具有溯及力，无法适用于2014年5月1日前注册的商标。

 

其次，在2013年《商标法》中，并未将第十九条第四款纳入异议和无效宣告程序的规定中，仅在《商标法实施条例》第八十七条中规定商标局应对商标代理机构申请注册或者受让其代理服务以外的其他商标不予受理。但根据商标局2014年12月30日发布的《关于对商标代理机构申请商标注册的审查决定的说明》，商标局实际上对第十九条第四款在异议和无效宣告程序中的适用持肯定态度，明确了任何人可以通过异议程序或商标注册无效宣告程序要求不予核准商标注册或宣告该注册商标无效。

 

最后，涉案商标的转让并不影响商标法第十九条第四款的适用。如果涉案商标申请或注册时由商标代理机构持有，则会违反第十九条第四款的规定，即使后续从商标代理机构转让至非商标代理机构名下，依然可以适用第十九条第四款的规定对其不予注册或无效宣告。

 

第十九条第四款的扩大适用

近年来，随着商标恶意注册问题愈演愈烈，灵活适用《商标法》条款打击恶意注册已经成为一种现实需要和趋势。商标法中的诸多条款在适用范围也越来越广，如《商标法》第十五条一款的代理人或者代表人可以进一步适用至存在亲属关系或者其法定代表人、而第十五条二款也可以进一步适用至与特定关系人串通合谋的主体。笔者梳理了近年来依据《商标法》第十九条第四款做出的评审裁定和判决，可以看出，第十九条第四款在实践操作中同样可以扩大适用到商标代理机构的关联主体或其他具有串通合谋关系的主体上。

 

1、代理机构的负责人

在商评字[2019]第0000231359号《关于第20810515号“蓝带”商标无效宣告裁定》中，国知局认定：本案中，根据我局查明的事实，本案被申请人系商标代理机构负责人，在多个商品及服务上注册了一百余件商标，其中除争议商标外，还包括“奇强”、“宝马BM”、“希尔顿”等多件与他人知名商标相同或相近的商标。被申请人申请注册商标的行为明显具有利用他人在先标志的知名度谋取不正当利益的意图，而并非出于正当经营使用的目的。其行为扰乱了商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，并且被申请人作为商标代理机构负责人，其与代理机构构成串通合谋，其行为有损法律尊严，违背《商标法》第十九条第四款的立法本意。因此，争议商标已构成《商标法》第十九条第四款及第四十四条第一款规定所指情形。

 

2、商标代理机构的负责人的近亲属

 

北京市高级人民法院曾在(2018)京行终5989号第13971828号“友阿”商标无效宣告行政诉讼判决中指出：根据已查明的事实，本案中贺定高在多个商品及服务上注册了八十余枚商标，其中除诉争商标外，还包括“奢韵”、“亲舒”、“禧贝”“见拉米”、“芯丝翠”、“辣有道”、“驴友”、“雅歌丹”等众多与他人知名商标相同或相近的商标。华腾知识产权代理公司法定代表人贺超峰与贺定高系父子关系，而贺超峰持有华腾知识产权代理公司99%的股份，贺定高名下商标又均由华腾知识产权代理公司代理注册，据此可以认定贺定高、贺超峰及其任法定代表人并绝对控股的华腾知识产权代理公司明显具有抢注他人商标的共同故意。诉争商标系商标代理机构假借其工作人员近亲属之名申请注册，以达到规避法律之目的，故本院视贺定高的行为为商标代理机构的行为，并据此认定诉争商标的注册违反商标法第十九条第四款之规定。

 

3、商标代理机构的关联公司

 

北京市知识产权法院曾在（2017）京73行初4039号关于第10719314号"鉴郎醇"商标无效宣告行政诉讼判决中指出：本案中，根据华唯商标网上的介绍，第三人先后创办广州华唯商标事务所、香港华唯国际办事处和北京华唯公司。好听商标网（华唯商标网）备案的开办者为广州中唯公司。广州中唯公司和北京华唯公司的法定代表人均为黄雄伟。北京华唯公司与华唯（北京）知识产权代理有限公司的注册地相同，执行董事均为黄雄伟。由此可见，第三人与广州中唯公司、北京华唯公司、华唯（北京）知识产权代理有限公司是密切关联的经营主体。而广州中唯公司、北京华唯公司、华唯（北京）知识产权代理有限公司曾为或现为依法备案的商标代理机构。原告与其关联公司利用商标代理机构熟悉商标注册流程的便利条件大量囤积商标、抢注他人在先权利标识，更通过华唯商标网等媒介进行商标买卖，以谋取不正当利益。仅原告名下便有1800余枚商标。原告本身虽非备案的商标代理机构，但鉴于其与前述备案的商标代理机构之间的密切关联，其大量注册除代理服务之外的其他商标的行为亦应受到商标法第十九条第四款的约束。否则可能出现商标代理机构通过关联公司囤积商标，以规避商标法第十九条第四款规定的情形。诉争商标核定使用的"苹果酒、开胃酒、蒸馏饮料"等商品，显然不属于商标法第十九条第四款规定的代理服务，故诉争商标申请注册已构成商标法第十九条第四款规定的情形。

 

在商评字[2020]第0000080253号《第21700905号“ABERLOUR”商标无效宣告裁定》中，国知局认定：本案中，由我局查明事实可知，争议商标申请注册时，被申请人与我局备案的商标代理机构北京山天大蓄知识产权顾问股份有限公司存在部分自然人股东相同的情形，可以认定被申请人系上述商标代理机构的关联公司。被申请人作为商标代理机构的关联公司，申请注册或受让注册了两百余件商标，且大量商标与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标相同或者近似，难谓善意。被申请人与其关联的商标代理机构具有抢注他人商标的共同故意，争议商标系商标代理机构假借其关联公司之名申请注册，以达到规避法律之目的。故被申请人的商标注册行为应视为商标代理机构违反诚实信用原则，在代理服务之外的其他商品或服务上申请注册商标的情形，因此，争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十九条第四款的规定。”

 

最后，让我们回到本文开头提到的案件，商标申请人在非类似商品上抢注了权利人在先注册和使用并具有较强显著性和较高知名度的商标，其通过官方网站提供商标代理服务，同时还是在商标局备案的商标代理机构的母公司。显然，商标申请人的商标注册行为实际上是其与商标代理机构串通合谋之后，出于规避法律规定的目的而实施的抢注行为，应当被认定为已构成《商标法》第十九条第四款规定的情形。

 

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[i]第五条 律师事务所可以接受当事人委托，指派律师办理下列商标代理业务：（一）代理商标注册申请、变更、续展、转让、补证、质权登记、许可合同备案、异议、注销、撤销以及马德里国际注册等国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）主管的有关商标事宜；（二）代理商标注册驳回复审、异议复审、撤销复审及注册商标争议案件等国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商评委）主管的有关商标事宜；（三）代理其他商标国际注册有关事宜；（四）代理商标侵权证据调查、商标侵权投诉；（五）代理商标行政复议、诉讼案件；（六）代理参加商标纠纷调解、仲裁等活动；（七）担任商标法律顾问，提供商标法律咨询，代写商标法律事务文书；（八）代理其他商标法律事务。律师事务所从事前款第一项、第二项商标代理业务，应当向商标局办理备案。